침해 여부를 사전에 확인할 수 없다는 이유만으로 특허권 청구 범위가 무한정으로 제한되는 것은 아닙니다.

In 네브로 주식회사 대 보스턴 사이언티픽 주식회사 [2018-2220, 2018-2340] (2020년 4월 9일) 연방 항소법원은 미국 특허 제8,712,533호의 청구항 7, 12, 35, 37, 58, 미국 특허 제9,327,125호의 청구항 18, 34, 55, 미국 특허 제9,333,357호의 청구항 5, 34, 그리고 미국 특허 제9,480,842호의 청구항 1, 22가 부정확하다는 지방법원의 요약판결을 파기하고 사건을 환송하였다. 청구된 발명은 고주파 요소 또는 구성 요소를 포함하는 파형을 사용하여 기존의 척수 자극 치료법을 개선함으로써 부작용을 줄이거나 없애는 것을 목표로 한다.

지방법원은 "감각이상 없음"이라는 용어가 "명확한 의미"를 지닌다고 판단했는데, 이는 치료법 또는 치료법 신호가 "일반적으로 따끔거림, 저림 또는 마비로 묘사되는 감각을 유발하지 않는다"는 것을 의미합니다. 따라서 지방법원은 "감각이상 없음"이라는 용어가 주장된 방법 청구항을 불명확하게 만들지는 않는다고 판결했습니다. 그러나 지방법원은 주장된 "감각이상 없음" 시스템 및 장치 청구항은 불명확하다고 판결했습니다. 법원은 이러한 청구항의 침해 여부는 시스템이나 장치 자체의 매개변수가 아니라 환자에게 미치는 시스템의 효과에 달려 있으므로 "숙련된 기술자는 이러한 청구항의 범위를 합리적으로 확실하게 규정할 수 없다"고 판시했습니다.

청구항은 명세서 및 심사 이력을 고려하여 “기술 분야의 숙련자에게 발명의 범위를 합리적인 확실성을 가지고 알려야” 합니다. 이 기준은 “절대적인 정확성은 달성할 수 없음을 인정하면서도 명확성을 요구합니다.” 연방 항소법원은 지방법원이 “감각이상 없는” 방법 청구항이 불명확하지 않다고 판단한 것은 옳지만, “감각이상 없는” 시스템 및 장치 청구항을 불명확하다고 판단한 것은 잘못이라고 결론지었습니다. 불명확성 판단 기준은 청구항의 침해 여부를 개별적으로 판단해야 하는지 여부가 아니라, 단순히 청구항이 “기술 분야의 숙련자에게 발명의 범위를 합리적인 확실성을 가지고 알려주는지” 여부입니다.

연방항소법원은 "감각이상 없음"이라는 용어가 그 자체의 본질이 아니라 그 기능에 의해 정의되는 기능적 용어이지만, 그렇다고 해서 본질적으로 모호한 것은 아니라고 판시했습니다. 오히려 연방항소법원은 기능적 언어가 청구된 발명이 수행해야 하는 동작을 구체적으로 명시함으로써 청구범위의 범위를 한정하는 데 도움이 되어 명확성을 높일 수 있다고 밝혔습니다. 청구범위의 제한이 순전히 기능적 용어로 정의될 경우, 그 제한이 충분히 명확한지 여부는 문맥(예: 명세서의 공개 내용 및 관련 기술 분야의 통상의 지식)에 크게 좌우됩니다. 기능적 용어에 내재된 모호성은 특허가 통상의 기술자가 청구범위의 범위를 판단할 수 있도록 충분한 일반적인 지침과 예시를 제공하는 경우 해소될 수 있습니다.

연방 항소법원은 명세서가 명시된 매개변수를 사용하여 청구된 신호를 생성하고 전달하는 방법을 설명하고 있다고 판단했습니다. 따라서 통상의 기술자는 척수 자극 시스템, 장치 또는 방법이 청구 범위에 속하는지 여부를 알 수 있을 것입니다. 즉, 해당 특허는 고주파, 저진폭 및 기타 매개변수를 사용하여 감각이상 없는 신호를 생성하고 전달하는 시스템 및 장치에 대한 상세한 지침과 예를 제공함으로써 청구된 발명의 범위에 대한 합리적인 확실성을 제공합니다.

연방 항소법원은 보스턴 사이언티픽이 주장한 "감각이상 없음" 청구항이 불명확하다는 주장을 기각했습니다. 보스턴 사이언티픽의 주장은 기기를 사용하거나 방법을 수행한 후에야 침해 여부를 판단할 수 있다는 것이었습니다. 연방 항소법원은 "명확성은 잠재적 침해자가 침해 여부를 판단할 수 있어야 한다는 것을 의미하지 않는다"고 밝혔습니다. 사전 예고편 특정 행위가 청구권을 침해하는 경우."

청구항 중 몇몇은 특정 매개변수와 기능을 갖춘 치료 신호를 생성하도록 "구성된" 신호 발생기를 명시했습니다. 지방 법원은 "구성된"이라는 표현이 "다음 두 가지 중 하나를 의미하는 것으로 합리적으로 해석될 수 있다"고 결론 내렸습니다.

1. 신호 발생기는 하드웨어 및 펌웨어 측면에서 설명된 전기 신호를 생성할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다(추가 프로그래밍 없이 또는 임상 프로그래밍 소프트웨어를 통한 추가 프로그래밍 후).
2. 신호 발생기는 임상 프로그래머에 의해 설명된 전기 신호를 생성하도록 프로그래밍되었습니다. 해당 용어가 두 가지 다른 해석이 가능했기 때문에 지방 법원은 "구성된"이라는 표현이 청구항을 불명확하게 만든다고 결론 내렸습니다.

연방 항소법원은 이것이 잘못된 법적 기준이라고 밝혔습니다. 청구항의 불명확성 여부를 판단하는 기준은 명세서 및 심사 과정을 고려하여 볼 때, 해당 기술 분야의 숙련된 전문가에게 발명의 범위를 합리적인 확실성을 가지고 알려주는지 여부입니다. 연방 항소법원은 청구항이 다양한 해석의 여지가 있는지 여부만으로 판단해서는 안 된다고 밝혔습니다. 그러한 판단은 당사자가 그럴듯한 해석을 만들어낼 수만 있다면 거의 모든 청구항 용어를 불명확하게 만들 것이기 ​​때문입니다. 연방 항소법원은 "구성된"이라는 표현이 청구항을 불명확하게 만들지는 않는다고 판결했습니다.

청구항 중 일부는 감각이상(저림)이 없거나 감각이상이 발생하지 않는 치료 신호를 "생성하는 수단"이라는 제한을 포함하고 있었습니다. 지방 법원은 특허 명세서에 상응하는 구조가 충분히 공개되지 않았다고 판단하고 직권으로 청구항이 불명확하다고 판결했습니다.

연방항소법원은 명세서에 청구된 "생성" 기능의 구조로 범용 컴퓨터나 프로세서가 아닌 신호 또는 펄스 발생기가 명확하게 명시되어 있음을 지적했습니다. 또한, 명세서에는 명시된 매개변수를 사용하여 청구된 신호를 생성하고 전달하도록 신호 발생기를 구성하는 방법이 기술되어 있어, 해당 구조와 명시된 기능이 명확하게 연결되어 있음을 확인했습니다. 이에 따라 연방항소법원은 명세서의 불명확성 판단을 파기했습니다.

마지막으로, 청구항 중 4개를 제외한 모든 청구항에서 "치료 신호"라는 용어가 사용되었는데, 지방 법원은 이를 "전기적 충격" 또는 "전기적 신호"로 해석했지만, 특허권자는 이것이 "통증 치료를 위한 척수 자극 또는 변조 신호"를 의미한다고 주장했습니다.

연방항소법원은 해당 명세서가 연방항소법원이 판단한 바와 같이 "치료 신호"를 정의하는 엄격한 기준을 충족한다는 주장에 동의하지 않았습니다. 또한 연방항소법원은 해당 문구가 불명확하다는 주장도 기각하면서, 신호가 모든 상황에서 통증 완화를 제공하지 않는다는 사실이 청구항을 불명확하게 만드는 것은 아니라고 판시했습니다. 연방항소법원은 지방법원이 청구항을 잘못 해석했지만, 청구항이 불명확하지 않다는 판단은 옳았다고 판결했습니다.