공정 사용 허가 및 공정을 이용한 사업 매각은 발명품 자체를 매매 대상으로 삼는 것이 아닙니다.
In BASF 주식회사 대 SNF 홀딩 주식회사, [2019-1243] (2020년 4월 8일), 연방 항소법원은 미국 특허 5,633,329호의 청구항 무효에 대한 요약 판결을 뒤집고, 주장된 선행 기술이 판매 금지, 공개 사용 금지 또는 사전 지식이나 사용을 발생시키지 않는다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 주장된 선행 기술인 Sanwet® Process가 § 102(b)에 따라 '329 특허에 대한 판매 금지를 생성하지 않으며, 또한 지방 법원이 § 102(a) 및 § 102(b)의 공개 사용 금지를 잘못 해석했으며, 적절한 법적 기준에 따라 실질적인 사실 문제가 존재하므로 해당 문제에 대한 요약 판결을 내릴 수 없다고 판결했습니다.
§102(a) 사전 지식 또는 사용
BASF는 먼저 지방법원이 § 102(a)의 "알려지거나 사용된"이라는 문구를 잘못 해석했고, Celanese의 지식과 사용에 대한 기밀성을 부당하게 무시했다고 주장했습니다. BASF의 견해로는 공개적으로 접근할 수 없는 지식이나 사용은 § 102(a)에 따른 선행 기술로 인정될 수 없다는 것입니다. 연방 항소법원도 이에 동의하며, § 102(a)의 "알려지거나 사용된"이라는 요건을 "공개적으로 접근 가능한 지식이나 사용"으로 일관되게 해석해 왔다고 지적했습니다.
연방 항소법원은 기록상 주장된 Sanwet® 공정이 § 102(a)의 의미 내에서 "알려졌거나 사용되었는지" 여부에 관한 실질적인 사실 문제가 존재한다고 결론지었고, 따라서 지방법원의 무효에 대한 요약 판결을 파기하고 SNF의 § 102(a) 방어에 대한 재판에서의 판단을 위해 사건을 환송했습니다.
§ 102(b) 공공 사용
BASF는 또한 지방법원의 공공 사용 관련 요약 판결이 잘못되었다고 주장하며, 지방법원이 § 102(b)의 공공 사용 금지 조항을 제3자의 비밀 상업적 사용에 적용하는 것으로 잘못 해석했다고 주장했습니다. 연방 항소법원도 BASF의 주장에 동의하며, 다음과 같이 지적했습니다. 시마즈대법원은 공공 사용 금지 조항이 발명의 "고의적으로 은폐되지 않은" 사용에 적용된다고 설명하면서, 통상적인 사업 과정에서의 공정 사용, 즉 해당 공정이 "직원들에게 잘 알려져 있고" 다른 누구에게도 "은폐하려는 노력이 없었던" 경우에는 공공 사용에 해당한다고 판결했습니다. 연방 항소법원은 이 판례가 적용되어 왔다고 언급했습니다. 시마즈 공공 사용 사례에서.
연방 항소법원은 지방법원이 약식 판결에서 문제의 공정이 공개적으로 접근 가능했다고 판단한 것은 잘못이라고 결론 내렸습니다. 양측 모두 일반인들이 포츠머스 공장을 여러 차례 방문하여 원뿔형 테이퍼의 모양을 볼 수 있었고, 방문객 중 숙련된 장인이 있었다는 증거는 없다는 점에 대해서는 이견이 없습니다. 양측은 산웨트(Sanwet®) 공정의 나머지 요소들이 알려졌는지 여부, 그리고 알려지지 않았다면 이러한 견학, 신문 기사, 기념 영상에서 대중에게 은폐되었는지 여부에 대해 이견을 보이고 있습니다.
연방 항소법원은 SNF의 두 번째 주장, 즉 제3자가 비밀 공정을 상업적으로 이용하는 것이 기밀성을 생성한다는 주장을 "단순히 잘못된 것"이라며 기각했습니다. 그것 자체로 다른 발명가에게 공공 사용권을 제한하는 것.
§102(b) 판매 중
BASF는 산요와 셀라네즈 간의 산웨트® 공정 라이선스 계약은 매매 계약이 아니라고 주장했습니다. In re Kollar연방 항소법원은 지방법원의 판결이 파기되어야 한다는 데 동의했습니다. 산요-셀라네세 라이선스 계약이나 1987년 호에슈트의 셀라네세 인수 모두 § 102(b)에서 의미하는 발명의 판매에 해당하지 않습니다. 연방 항소법원은 발명 자체가 판매되거나 판매 제안되어야 하며, 단순히 "상업적 이익"이 존재한다는 사실만으로는 판매 금지 조항이 성립하기에 충분하지 않다고 밝혔습니다.
그러한 상업적 판매 또는 판매 제안이 발생했는지 여부를 판단하려면 통일상법전(UCC)에서 해당 용어가 어떻게 정의되어 있는지 살펴보아야 합니다. 연방항소법원은 공정은 발명과는 다른 종류의 것이라고 인정했습니다. 공정은 UCC에서 정의하는 판매의 유형적 항목과는 달리 행위로 구성됩니다. 그러나 특정 상황에서는 공정이 판매되는 방식으로 판매 금지 조항이 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 공정 자체를 대가를 받고 수행하는 것만으로도 충분합니다. 특허권자가 나중에 특허를 받은 공정으로 만든 제품을 판매하는 경우도 마찬가지입니다.
지방 법원이 § 102(a)의 사전 지식 및 사용과 § 102(b)의 공공 사용 금지를 잘못 해석했기 때문에 연방 항소 법원은 요약 판결을 뒤집고 해당 항변에 대한 재판을 위해 사건을 환송했습니다.