영업비밀 주장이 반드시 발명자 자격 문제를 제기하는 것은 아니므로 삭제는 부적절합니다.
In Intellisoft Ltd. 대 Acer America Corp.[2019-1522](2020년 4월 3일), 연방 항소법원은 사건을 주 법원으로 환송하기를 거부한 지방 법원의 결정을 뒤집고 지방 법원의 판결을 취소하고 캘리포니아 주 법원으로 소송을 환송하라는 지시와 함께 지방 법원으로 환송했습니다.
인텔리소프트(Intellisoft Ltd.)는 에이서(Acer)와 기밀유지협약(NDA)을 체결하여 컴퓨터 전력 관리 기술 관련 영업 비밀을 공유한 것으로 알려졌습니다. 해당 NDA에 따라 에이서는 인텔리소프트 제품의 라이선스 평가를 "직접적으로 진행"하는 목적으로만 "기밀 정보"를 사용할 수 있었습니다.
인텔리소프트는 에이서가 자사의 영업 비밀을 포함한 특허를 출원하여 미국 특허 제5,410,713호(및 관련 특허 제5,870,613호, 제5,884,087호, 제5,903,765호)의 소유자가 된 사실을 발견했다고 주장하며 캘리포니아 주 법원에 에이서를 상대로 소송을 제기했습니다.
에이서는 인텔리소프트의 발명자인 비어만이 '713 특허군에 대한 발명자가 아니라고 주장하며 사건을 주 법원에서 지방 법원으로 이송해 줄 것을 요청했습니다. 인텔리소프트는 자사의 영업 비밀 주장을 판단하는 데 특허 관련 문제를 해결할 필요가 없으므로 사건을 주 법원으로 환송해 줄 것을 요청했습니다. 지방 법원은 인텔리소프트의 요청을 기각하고, 인텔리소프트가 연방 특허법에 따라 비어만이 '713 특허군에 대한 발명자임을 입증하지 못했다는 이유로 인텔리소프트의 주법상 청구에 대해 에이서에게 유리한 약식 판결을 내렸습니다.
$XNUMX Million 미만 건 대 민턴원고가 이 사건처럼 주법 관련 청구만 제기하는 경우, 연방 문제가 있다면 지방 법원은 주법 관련 청구에 대한 원심 관할권을 갖게 됩니다.
- 필연적으로 제기됨
- 실제로 논쟁의 여지가 있습니다
- 실질적인
- 연방 의회가 승인한 연방-주 균형을 해치지 않고 연방 법원에서 해결 가능한 문제
연방 항소법원은 에이서가 인텔리소프트의 영업비밀 주장이 반드시 특허법상의 문제를 제기한다는 것을 입증하지 못했다고 판단했습니다. 연방 항소법원은 주법에 따른 영업비밀 소유권은 특허 발명자임을 입증할 필요가 없다고 판시했습니다. 또한, 인텔리소프트가 영업비밀 부정사용을 입증하기 위해 특허 침해를 입증할 필요는 없다고 판단했습니다. '713 특허군은 인텔리소프트의 주법상 주장을 뒷받침하는 증거로만 사용되었기 때문입니다. 이러한 분석은 특허 청구항에 대한 해석이나 침해 입증을 요구하지 않았습니다. 연방 항소법원은 인텔리소프트의 손해배상 청구가 '713 특허군과는 별개로 영업비밀 사용에 근거한 것이라고 판단했습니다. 주법상 주장을 뒷받침하는 증거로 특허에 단순히 의존하는 것만으로는 실질적인 특허 문제를 반드시 해결해야 하는 것은 아닙니다.
연방항소법원은 Intellisoft의 영업비밀 주장이 연방 특허법의 실질적인 문제에 대한 해결에 반드시 의존하는 것은 아니므로 Gunn 테스트의 다른 요건을 검토할 필요가 없다고 판단했습니다. 연방항소법원은 지방법원이 1338(a)항에 따라 관할권을 갖지 않으며, 주법 관련 청구는 1441항에 따라 이송될 수 없다고 결론지었습니다.
연방 항소법원은 또한 Acer의 반소가 효력이 없으므로 섹션 1454에 따른 이송은 부적절하다고 판단했습니다.