악의적인 행위에 대한 증거가 없는 한, 침해 혐의에 대한 금지 명령은 내려져서는 안 됩니다.

In Myco Industries, Inc. 대 BlephEx. LLC[2019-2374](2020년 4월 3일), 연방 항소 법원은 BlephEx가 미국 특허 제9,039,718호("안구 질환 치료 방법 및 장치")에 대한 특허 침해 주장을 제기하고 Myco의 잠재 고객을 상대로 소송을 제기하겠다고 위협하는 것을 금지한 지방 법원의 예비 금지 명령을 뒤집었습니다.

연방 항소법원은 가처분 명령이 특허권자의 특허권 공개를 막는 경우, 법원은 특허권 고지 관련 연방 특허법 및 판례를 적용한다고 밝혔습니다. 이러한 경우, 가처분 명령의 발령 여부는 적용 가능한 연방법에 따라 특허권 고지가 적법하게 이루어졌는지 여부를 기준으로 검토됩니다. 연방 항소법원은 또한 연방법은 특허권자의 특허권 공개를 금지하기 위해서는 악의가 입증되어야 한다고 밝혔습니다. "악의" 입증은 주장된 청구항이 객관적으로 근거가 없다는 사실에 근거해야 하며, 주장된 청구항은 합리적인 소송 당사자가 실질적으로 승소를 기대할 수 없는 경우에 객관적으로 근거가 없는 것으로 간주됩니다.

연방 항소법원은 지방법원이 악의 여부를 판단하지 않고 특허권자의 발언을 금지하는 가처분 명령을 내린 것은 재량권 남용이라고 결론 내렸습니다. 연방 항소법원은 가처분 명령을 내리는 지방법원의 재량권은 상당한 존중을 받아야 하지만, 특허법은 특허권자가 잠재적 침해자에게 자신의 특허 존재를 알릴 수 있도록 허용한다고 밝혔습니다. 연방 항소법원은 지방법원이 악의 여부를 판단하지 않았을 뿐만 아니라, 악의 요건에 대해서도 언급조차 하지 않았다고 지적했습니다. 또한, 지방법원이 악의와 관련된 사실 판단을 내렸다 하더라도, 블레펙스의 진술이 허위이거나 오해의 소지가 있다는 점을 명시적으로 인정하지 않았다고 덧붙였습니다.

연방 항소법원은 35 USC § 287(c)(1)에 비추어 의사를 침해 혐의로 고발하는 것은 악의적 행위라는 Myco의 주장을 기각했습니다. 그러나 연방 항소법원은 해당 법률이 의사를 "침해로부터 면책"시키는 것이 아니라, 단지 특허권자가 구제책을 구하는 것을 막을 뿐이라고 말했습니다. 또한 지방 법원은 어떠한 위협도 있었다는 증거를 찾지 못했습니다.

결국 연방 항소법원은 마이코가 본안에서 승소할 가능성이 높다는 판결을 파기하고, 지방법원이 청구항 해석 과정에서 여러 가지 오류를 범했다고 판단했습니다.

연방항소법원은 다음과 같이 결론지었습니다.

표현의 자유는 함부로 제한될 수 없습니다. 이 사건에서는 금지된 표현이 허위이거나 오해의 소지가 있다는 사실조차 입증되지 않았으며, 증거와 올바른 법 해석에 근거한 판단은 더욱이 없습니다. 지방법원은 악의가 있었다는 판단도 없이, 그리고 특허 침해 주장이 허위이거나 오해의 소지가 있다는 결론을 내릴 충분한 근거도 없이, BlephEx의 특허 침해 주장을 금지하는 예비적 금지 명령을 내린 것은 재량권 남용입니다.