피고가 배심원 지침을 제시하지 않거나 선행 기술을 제출하지 않은 경우 디자인 특허 침해 판결이 확정되었습니다.

In Hafco Foundry and Machine Co., Inc. 대 GMS Mine Repair and Maintenance, Inc., [2018-1904] (2020년 3월 16일), 연방 항소법원은 "암석 분진 송풍기"에 대한 미국 특허 번호 D681,684의 침해 판결을 확정하고 GMS의 재심 요청 기각을 확정했으며 손해 배상에 대한 최종 판결을 위해 사건을 환송했습니다.

항소심에서 GMS는 배심원 지침이 고르햄 테스트를 불완전하고 편파적으로 축소했으며, 가상의 일반 구매자가 특허받은 디자인과 문제의 디자인을 선행 기술의 맥락에서 살펴보아야 한다는 점을 제대로 설명하지 못했다고 주장했습니다.

GMS는 배심원 지침에서 일반적인 관찰자를 "문제의 제품을 구매하고 사용하는 사람"으로 정의한 것에 대해 불만을 제기했습니다. 그러나 GMS는 이러한 표현이나 문제의 결함에 대한 어떠한 설명에도 이의를 제기하지 않았습니다. GMS는 또한 배심원단에게 피고의 디자인과 청구된 디자인 간의 사소한 차이가 침해를 피할 수 있다는 점을 알려주어야 했다고 주장했지만, GMS는 그러한 지시를 요청하지 않았고, 설령 요청했더라도 연방 항소법원은 디자인 특허 침해가 성립하기 위해 디자인이 완전히 동일할 필요는 없다고 지적하며 GMS의 주장이 옳지 않다고 판시했습니다.

GMS는 두 번째 주장으로, 특허청(IPO)의 디자인 특허 배심원 지침을 인용하며 배심원들에게 "제시된 모든 선행 기술 디자인을 숙지하라"고 지시했어야 했다고 주장했습니다. 그러나 GMS는 어떠한 선행 기술도 제출하지 않았습니다. 연방 항소법원은 재판에서 선행 기술이 제출되지 않았고, GMS가 선행 기술을 제출하려는 시도도 없었으며, 이 문제에 대한 배심원 지침도 제안되지 않았으므로, 해당 지침을 제외한 것은 오류가 될 수 없다고 판단했습니다.

연방 항소법원은 침해 사실 인정 판결을 확정하고 손해 배상액 산정을 위해 사건을 환송했습니다.