소송 이력은 분쟁 청구 조항의 의미를 설명하기 위해 면책 조항 수준에 이를 필요는 없습니다.

In Personalized Media Communications, LLC, 대 Apple Inc.[2018-1936](2020년 3월 13일), 연방 항소법원은 방송 통신 향상 방법에 관한 미국 특허 제8,191,091호의 청구항 용어에 대한 특허심판원의 해석을 뒤집고 해당 청구항의 선행성 및 명백성 판단을 취소하고 선행성 및 명백성에 대한 특허심판원의 나머지 판단을 확정했습니다.

연방 항소법원은 특히 특허청 심사 과정이 분쟁이 있는 청구항 용어를 해석하는 데 매우 중요할 수 있다고 지적했습니다. 왜냐하면 심사 과정에는 출원인이 청구항의 범위에 관해 명시적으로 진술한 내용을 포함하여 특허상표청에서의 모든 절차에 대한 완전한 기록이 담겨 있기 때문입니다. 따라서 심사 과정 기록에 있는 내용이 명백한 부인에 해당하지 않더라도 청구항 해석에 영향을 미칩니다.

쟁점은 "암호화된 정보를 포함하는 암호화된 디지털 정보 전송"의 의미, 특히 이 용어가 디지털 정보에만 한정되는지 아니면 아날로그 정보도 포함하는지 여부였습니다. 연방 항소법원은 청구항의 문구를 분석하는 것으로 시작하여, 청구항에서 "정보 전송"을 설명하기 위해 "디지털"이라는 형용사를 사용하고 있으므로 해당 정보가 실제로 디지털 정보라는 견해를 뒷받침한다고 지적했습니다. 그러나 연방 항소법원은 청구항에 "완전히 디지털"이라는 표현은 없다고 덧붙였습니다.

연방항소법원은 특허심판원의 의견에 동의하여 명세서의 "프로그래밍"에 대한 광범위한 정의가 아날로그 신호를 포함할 수 있다는 점은 인정했지만, 반드시 아날로그 신호를 요구한다는 점에는 동의하지 않았습니다. 오히려 해당 정의는 사용되는 특정 기술과는 대체로 무관합니다.

연방 항소법원은 명세서를 검토하여 몇 가지 관련 진술을 발견했지만, 그것들이 정의적인 내용은 아니며, 단지 "일반적으로", "예를 들어", "~할 수 있는 능력"과 같은 개방적이고 허용적인 표현을 사용한 예시에 불과하다고 지적했습니다. '091 특허 명세서에 있는 280개 이상의 텍스트 전체를 고려할 때, 이 두 구절은 반복적이고 일관된 사용을 통해 관련 용어를 정의하는 데 크게 미치지 못합니다.

마지막으로 연방항소법원은 심사 이력을 검토했습니다. 특허심판원은 심사 이력이 결정적이지 않다고 판단했지만, 연방항소법원은 이에 동의하지 않고 심사 이력 진술이 명백한 부인 수준에 이르지 않더라도 청구항 해석에 영향을 미친다고 지적했습니다. 연방항소법원은 출원인이 심사 과정에서 반복적이고 일관되게 언급한 내용은 청구항 용어를 정의할 수 있으며, 특히 이 사건처럼 청구항 용어에 명확하거나 통상적인 의미가 없고 명세서에도 명확한 해석이 제시되지 않은 경우에는 더욱 그러하다고 밝혔습니다. 

연방항소법원은 특허심판원이 분쟁 중인 청구항 용어의 의미를 파악하기 위해 심사 과정 증거가 사실상 권리 포기 수준에 이르도록 요구한 것은 잘못이라고 판단했으며, 심사 과정은 분쟁 중인 청구항 문구의 의미를 명확히 하고 청구항 및 명세서에서 해결되지 않은 모호성을 해소하는 설득력 있는 증거를 제공한다고 덧붙였습니다.

연방 항소법원은 문제의 청구항 용어가 모든 디지털 신호에 한정된다고 결론지었기 때문에 해당 청구항에 대한 특허심판원의 특허 불가능 판정을 뒤집었습니다.