특허 심사 과정은 청구항의 의미를 명확히 하여 특허 무효화를 방지합니다.

In Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. v. Iancu[2018-2232](2020년 3월 13일), 연방 항소법원은 PTAB의 청구항 해석을 뒤집고 조갑진균증 치료 방법에 관한 미국 특허 제7,214,506호의 문제된 청구항이 자명한 것으로 특허 불가능하다는 결정을 취소했습니다.

카켄은 "조갑진균증 환자를 치료한다"는 문구가 "적어도 감염이 주로 각질화된 손발톱판과 그 아래 손발톱바닥에 존재하는 부위를 치료하는 것"을 의미한다고 주장했습니다. 심사위원회는 카켄의 해석이 너무 협소하다고 판단하여 기각하면서, "조갑진균증의 명시적 정의에는 표재성 진균증이 포함되며, 표재성 진균증은 피부 또는 눈에 보이는 점막에 존재하는 질병으로 명시적으로 정의되어 있다"고 결론지었습니다.

연방 항소법원은 특히 Kaken이 거절을 극복하기 위해 한 진술과 심사관이 해당 진술을 바탕으로 거절을 철회한 이유를 설명한 진술을 포함하는 심사 과정이 문제의 청구 문구를 손톱판 내부 또는 아래의 감염에 대한 판 관통 치료법으로 제한하는 데 결정적인 근거를 제공한다고 판단했습니다.

특허 심사 과정은 발명자가 발명을 어떻게 이해했는지, 그리고 심사 과정에서 발명 범위를 좁혀 청구 범위를 축소했는지 여부를 보여줌으로써 청구항 문구의 의미를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 유용한 자료는 "특허권 부여를 유도하기 위해 출원인 또는 출원인을 대리하는 자가 심사관에게 한 명시적인 진술"이며, 여기에는 "청구된 발명이 신규성, 유용성 및 비자명성에 대한 법적 요건을 충족한다는 것을 심사관에게 확신시키기 위해 제시된 주장"이 포함됩니다. 

연방 항소법원은 케이켄이 특허 출원 과정에서 한 진술과 심사관의 진술을 통해 케이켄이 주장하는 바를 합리적으로 이해하는 데 한계가 있음을 분명히 밝혔다.

따라서 연방항소법원은 특허심판원의 청구항 해석을 뒤집고, 잘못된 해석에 근거한 자명성 판단을 파기했습니다.