연방 항소법원, 변호사들이 솔직함보다 변호를 우선시했다고 판결
In GS 클린테크 주식회사 대 애드킨스 에너지 유한회사 [2016-2231, 2017-1838] (2020년 3월 2일), 연방 항소법원은 건식 제지 에탄올 공장의 부산물에서 오일을 회수하는 것에 관한 미국 특허 제7,601,858호, 제8,008,516호, 제8,008,517호 및 제8,283,484호가 불공정 행위로 인해 집행 불가능하다는 지방법원의 결정을 확정했습니다. 불공정 행위 주장은 특허권자가 35 USC § 102(b)에 따른 판매 금지 조항과 관련된 정보를 공개하지 않았는지 여부에 관한 것입니다.
특허 사건에서 불공정한 행위에 대한 주장을 입증하려면 피고인 침해자는 특허권자가 (1) 참조 또는 이전 상업적 판매를 알고 있었고, (2) 그것이 중요함을 알고 있었으며, (3) 의도적으로 이를 보류하기로 결정했다는 사실을 명확하고 설득력 있는 증거로 입증해야 합니다.
판사 심리 후, 지방법원은 클린테크와 그 변호사들이 소송 대상 특허를 획득하는 과정에서 불공정한 행위를 저질렀다고 결론지었고, 따라서 해당 특허는 효력이 없다고 판단했습니다.
연방 항소법원은 지방법원이 청구된 발명이 판매 제안의 대상이었고 중요한 날짜 이전인 2003년 여름에 특허 출원 준비가 완료되었다고 판단한 데 있어 재량권을 남용한 것이 아니라고 판결했습니다. 또한 연방 항소법원은 지방법원이 클린테크와 그 변호사들이 미국 특허청을 속일 의도로 중요한 정보를 의도적으로 은폐하기로 결정했다고 결론 내린 데 있어 재량권을 남용한 것이 아니라고 판단했습니다.
연방 항소법원은 부당 행위가 성립하려면 인지 및 중요성 외에도 클린테크가 중요한 정보를 "의도적으로 은폐하기로 결정했다"는 점을 명확하고 설득력 있게 입증해야 한다고 밝혔습니다. 또한, 기만하려는 구체적인 의도는 증거에서 도출할 수 있는 가장 합리적인 추론이어야 합니다. 연방 항소법원은 클린테크가 특허 매각 제안이 특허권 획득을 막는다는 사실을 알게 되자 변호사와 미국 특허청(USPTO)에 이를 숨기기 위해 적극적인 조치를 취했다는 지방법원의 판단을 뒷받침하는 상당한 증거가 있다고 결론 내렸습니다.
연방항소법원은 또한 클린테크와 그 변호인들이 중요한 날짜 이전에 성공적인 시험 결과를 입증하는 증거를 은폐하고, 발명이 중요한 날짜 이후에야 실현되었다는 식으로 허위 진술을 했다는 지방법원의 판단을 지지하는 근거를 발견했습니다. 특히, 연방항소법원은 클린테크가 이전 정보를 공개하지 않고 참고 문헌보다 앞선 날짜의 정보를 제출한 점을 지적했습니다. 또한, 클린테크와 그 변호인들이 제3자를 협박하여 자신들의 주장을 뒷받침하려 한 것은 클린테크와 그 변호인들이 미국 특허청(USPTO)을 기만하려 했다는 의도를 보여주는 것이라고 판단했습니다.
또한, 상세한 정보 공개 진술서가 작성되었음에도 제출되지 않았다는 점은 지방법원과 연방 항소법원 모두에게 중요한 사항이었으며, 지방법원은 변호사들이 그러한 진술서를 작성했음에도 불구하고 제출하지 않았다고 결론 내렸고, 연방 항소법원도 이에 동의한 것으로 보입니다. 솔직함보다 옹호를 택했다."
결론적으로, 연방 항소법원은 처음에 제출된 허위 진술서를 정정하지 않은 것이 "고의적인 기만 행위의 강력한 증거"라는 지방법원의 판단에 동의했습니다.
일각에서는 연방 항소법원이 변호사들이 의뢰인과 협상하는 데 어려움을 초래했다고 주장합니다. 그러나 이는 37 CFR 1.56 조항의 기능 때문이며, 해당 조항은 다음과 같습니다.
특허는 본질적으로 공익과 관련된 사안입니다. 공익이 가장 잘 실현되고 가장 효과적인 특허 심사는 출원 심사 시점에 특허청이 특허성 판단에 중요한 모든 정보를 인지하고 평가할 때 이루어집니다. 특허 출원 및 심사에 관련된 모든 개인은 특허청과의 업무 처리에 있어 성실하고 성실한 의무를 다해야 하며, 이는 본 조항에서 정의하는 바와 같이 특허성 판단에 중요하다고 알려진 모든 정보를 특허청에 공개할 의무를 포함합니다.
37 CFR 1.56
특허 출원 과정에서 변호인의 역할은 분명히 존재하지만, 공개할 정보를 선정하는 데 관여하기보다는 공개된 정보의 중요성을 설명하는 데 더 중점을 두어야 할 것입니다.