선행 기술을 결합하려는 동기는 해당 기술 분야의 전문가에 대한 지식, 기술 자체 또는 문제의 본질에서 비롯될 수 있습니다.

In 어쿠스틱 테크놀로지 주식회사 대 아이트론 네트워크 솔루션 주식회사[2019-1061](2020년 2월 19일)에서 연방 항소법원은 IPR2017-01024에서 미국 특허 제6,509,841호의 문제된 청구항이 특허 불가능하다는 PTAB의 결정을 확정했습니다.

특허권자의 첫 번째 공격은 IPR 개시 9일 후 실버 스프링이 35 USC § 315(b)에 따라 시효가 만료된 회사인 아이트론(Itron, Inc.)과 합병하기로 합의했다는 주장이었습니다. 그러나 연방 항소법원은 특허권자가 심판위원회에 해당 주장을 제기하지 않았으므로 이 주장을 포기한 것으로 판단했습니다.

선행 발명 인정 여부에 대한 이의 제기에서 특허권자는 청구인 측 전문가가 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 참고 문헌에서 무엇을 "인지할 수 있는지"에 대해 부적절하게 증언했다고 주장했습니다. 특허권자는 이러한 증언이 자명성 판단에는 적절할 수 있지만 선행 발명 판단에는 적합하지 않다고 주장했습니다. 연방 항소법원은 이에 동의하지 않고, 선행 발명 분석에서 핵심 쟁점은 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 선행 기술 문헌을 통해 모든 청구항 한정 사항이 해당 문헌에 개시되어 있음을 "합리적으로 이해하거나 추론할 수 있는지" 여부라고 지적했습니다. 전문가 증언은 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 선행 기술 문헌에서 무엇을 합리적으로 이해하거나 추론할 수 있는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 더욱이, 전문가가 선행 기술 문헌에서 각 청구항 요소가 어떻게 개시되어 있는지를 상세히 설명할 경우, 전문가 증언은 선행 발명을 입증하는 실질적인 증거가 될 수 있습니다.

연방항소법원은 청구인 측 전문가의 증언을 검토한 결과, 해당 전문가가 상세한 분석을 수행하고 숙련된 기술자가 인용된 선행 기술을 합리적으로 이해할 수 있는 방법을 설명했다고 결론 내렸습니다. 따라서 법원은 특허심판원의 선행기술 인정이 실질적인 증거에 의해 뒷받침된다고 판단했습니다.

연방 항소법원은 또한 특허권자가 특허심판원이 "별도의 청구항 제한을 충족하기 위해 동일한 구조에 부적절하게 의존했다"는 주장을 기각했습니다. 연방 항소법원은 공개된 내용에서 식별된 구조가 특정 실시예에서 서로 다른 기능을 가질 수 있다는 점이 명확하다고 설명했습니다.

마지막으로, 청구된 발명의 자명성과 관련하여 연방 항소법원은 특허권자가 제기한, 심사위원회가 선행 기술을 청구항의 요소에 잘못 적용했다는 주장과 심사위원회의 결합 동기 판단이 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다는 주장을 기각했습니다. 후자의 주장에 대해 연방 항소법원은 선행 기술 문헌을 결합하려는 동기는 해당 기술 분야의 숙련된 전문가의 지식, 선행 기술 문헌 자체, 또는 해결해야 할 문제의 본질에서 비롯될 수 있다고 지적했습니다.

위원회는 동기가 전문가 증언을 통해 충분히 설명되었으며, 그 증언이 결론적이지 않거나 그 외에 결함이 없다고 판단했으므로, 위원회가 그 증언에 의존한 것은 재량권 범위 내에 있었다.