라이선스 사용자가 라이선스 제품에 표시를 하지 않으면 특허권자의 손해배상 청구가 제한될 수 있습니다.

In Arctic Cat Inc. 대 Bombardier Recreational Products Inc.[2019-1080](2020년 2월 19일)에서 연방 항소법원은 특허권자가 미국 특허 번호 6,793,545 및 6,568,969의 침해에 대한 소송 전 손해 배상을 받을 수 없다는 지방 법원의 결정을 확정했습니다. 이는 라이선스 사용자가 특허 번호로 보호 대상 제품을 표시하지 않았기 때문입니다.

이전 항소에서 연방 항소 법원은 침해 혐의자가 § 287의 통지 요건이 적용되는 미표시 특허 제품이라고 믿는 제품을 식별한 경우, 특허권자는 식별된 제품이 청구된 발명을 실시하지 않는다는 것을 입증할 책임이 있다고 판결했습니다.

파기환송 후, Arctic Cat은 라이선스 사용자의 제품이 주장된 청구항을 실시하지 않았다는 것을 입증할 수 없다는 점을 인정했지만, 그럼에도 불구하고 §287에 따른 손해배상 제한은 특허권자가 무표시 제품을 적극적으로 제조, 사용 및 판매하는 동안에만 적용되고 라이선스 사용자가 문제의 제품 판매를 중단한 기간에는 적용되지 않으므로 소송 전 손해배상을 받을 자격이 있다는 취지의 요약 판결을 요청했습니다. Arctic Cat은 또한 배심원단의 고의적 침해 판단이 §287에 따른 실제 통지를 입증하기에 충분하다고 주장했습니다.

아크틱캣의 첫 번째 주장에 대해 연방 항소법원은 무표시 제품 판매 중단은 다음과 같다고 판결했습니다. 지원 특허권자가 무표시 제품 판매가 중단된 후부터 침해 소송 제기 전까지의 기간에 대한 손해 배상을 받을 수 있도록, 제287조의 통지 요건을 준수하지 않은 것을 면제합니다.

연방항소법원은 다음과 같이 언급했습니다. 미국 의료 시스템6 F.3d at 1537에서, 법원은 § 287을 해석하여 무표시 제품을 판매한 특허권자가 표시를 시작한 후에야 손해 배상을 청구할 수 있도록 허용함으로써, 무표시 제품을 판매한 특허권자가 표시를 시작할 유인을 갖게 되어 법률의 목적에 반한다고 판시했습니다. 법원은 당사자가 단순히 무표시 제품 판매를 중단하고 이전의 불이행을 시정하거나 해당 제품이 실제로 특허를 받았다는 사실을 알리는 조치를 취하지 않은 경우, § 287의 통지 요건을 준수하지 않은 것이므로 소송 제기 이전 기간에 대한 손해 배상을 청구할 수 없다고 밝혔습니다.

연방 항소법원은 아크틱 캣의 두 번째 주장, 즉 고의성 인정으로 인해 통지 필요성이 사라진다는 주장을 신속하게 기각하면서, 다음과 같은 점을 지적했습니다. Amsted Indus. Inc. 대 Buckeye Steel Castings Co. 해당 판결은 특허권자가 § 287에 따라 실제 통지를 제공했는지 여부를 판단할 때 "침해자의 지식이나 이해가 아니라 특허권자의 행위에 초점을 맞춰야 한다"고 판시했으며, "피고가 특허를 알고 있었는지 또는 자신의 침해 사실을 알고 있었는지는 무관하다"고 밝혔습니다.

연방 항소법원은 침해자가 특허와 그 침해 사실을 알고 있었다는 것을 나타내는 고의성은 § 287에서 규정하는 실제 통지에 해당하지 않는다고 재차 강조했습니다.

결론

특허권 표시법(AIA)은 "가상" 특허 표시를 허용함으로써, 라이선스 사용자를 포함한 모든 당사자가 특허 정보를 표시하는 것을 상당히 간소화했습니다. 특허권자는 라이선스 사용자가 표시 조항을 협상에서 제외하도록 허용하는 대신, 향후 침해자에 대한 손해 배상 청구를 방지하기 위해 라이선스 사용자가 특허 정보의 URL을 포함하도록 요구해야 합니다.