전문가만이 비전문가에게는 명백한 사실에 대해 증언할 수 있습니다.

In HVLPO2, LLC, 대 Oxygen Frog, LLC[2019-1649] (2020년 2월 5일) 사건에서 연방 항소법원은 미국 특허 제8,876,941호와 제9,372,488호가 자명한 것으로 판단한 지방법원의 결정을 파기하고 사건을 환송했습니다. 지방법원이 자명성에 관한 일반 증인의 증언을 허용한 것은 재량권 남용에 해당합니다. 해당 특허들은 산소 발생 시스템을 제어하는 ​​방법 및 장치에 관한 것입니다.

재판에서 Oxygen Frog는 두 개의 선행 기술 문헌을 조합해 볼 때 해당 청구항들이 자명하다고 주장했습니다. 해당 문헌 중 하나의 저자인 Tyler Piebes는 전문가 증인 자격은 없었지만, 사실 증인으로서 증언을 했습니다. HLVPO2(HVO라고도 함)는 Piebes 씨의 자명성 관련 증언이 부적절한 전문가 의견 증언이라며 이의를 제기했습니다. 지방법원은 이의를 기각하고, 대신 Piebes 씨의 증언을 재생하기 전에 배심원단에게 제한 지시를 내렸습니다.

연방 항소법원은 이러한 상황에서 지방법원의 제한적 지시가 피에베스 씨의 증언으로 인한 실질적인 편견을 해소하기에 불충분했으며, 따라서 지방법원이 재심 청구를 기각한 것은 재량권 남용이라고 판단했습니다.

연방 항소법원은 연방 증거 규칙 702조가 다음과 같이 규정하고 있음을 지적했습니다.

지식, 기술, 경험, 훈련 또는 교육을 통해 전문가 자격을 갖춘 증인은 다음과 같은 경우 의견 또는 기타 형태로 증언할 수 있습니다.
(a) 전문가의 과학적, 기술적 또는 기타 전문 지식은 사실심리자가 증거를 이해하거나 쟁점이 되는 사실을 판단하는 데 도움이 될 것입니다.

연방 항소법원은 이것이 특허 소송에서 명백성 무효 주장과 관련된 증언을 정확하게 설명한다고 밝혔습니다. 연방 항소법원은 침해 및 유효성 문제는 상당 부분 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람의 관점에서 분석되므로, 관련 기술 분야에서 '지식, 기술, 경험, 훈련 또는 교육을 통해 전문가 자격을 갖추지 못한' 증인은 사실 판단자가 증거를 이해하거나 쟁점을 판단하는 데 도움을 줄 수 없다고 판시했습니다.

따라서 연방 항소법원은 "관련 기술 분야의 전문가로서 자격을 갖추지 못한 증인이 특허 침해 여부 또는 무효성 문제에 대해 전문가 증언을 하도록 허용하는 것은 재량권 남용이다"라고 판시했습니다.

연방항소법원은 자격 미달 증인의 증언 금지가 침해 및 유효성에 대한 최종 결론뿐 아니라 근본적인 기술적 문제에도 적용된다고 판시했습니다. 관련 기술 분야에 자격이 없는 증인은 자명성 또는 청구된 발명의 성격, 선행 기술의 범위 및 내용, 청구된 발명과 선행 기술의 차이점, 또는 해당 기술 분야의 통상의 기술자가 이러한 참고 문헌들을 결합하여 청구된 발명을 달성하려는 동기 등과 같은 근본적인 기술적 문제에 대한 전문가로서 증언할 수 없습니다.

지방법원이 명백성에 관한 일반 증인의 증언을 채택함으로써 재량권을 남용했기 때문에 연방 항소법원은 판결을 파기하고 재심을 위해 사건을 환송했습니다.