연방 항소법원은 특허심판원(PTAB)에 불명확한 청구항이 특허 가능한지 여부를 판단해 줄 것을 요청했습니다.

In 삼성전자 미국 법인 대 프리수아 엔지니어링 법인.2019-1169, 2019-1260(2020년 2월 4일)에서 연방 항소법원은 미국 특허 제8,650,591호의 청구항 11이 명백성으로 인해 무효라는 PTAB의 결정을 확정했으나, 청구항 1-4 및 8이 불명확하여 특허 가능한지 여부를 결정하지 않기로 한 PTAB의 결정은 파기했습니다.

'591 특허의 청구항은 원본 비디오 데이터 스트림으로부터 표시 가능한 편집된 비디오 데이터 스트림을 생성하는 방법 및 장치에 관한 것입니다. 심사위원회는 청구항 1(및 청구항 2-4 및 8)이 장치와 방법을 모두 청구하고 있으므로 불명확하다고 판단했습니다. IPXL 홀딩스청구항이 불명확했기 때문에 심사위원회는 청구항이 특허 가능한 주제를 정의하는지 여부를 판단하지 않기로 했습니다. 또한 심사위원회는 청구항에 "디지털 처리 장치"라는 용어가 포함되어 있고, 이는 특허법 제112조(f)항을 위반하는 것으로 판단하면서도 청구항 내에서 이에 상응하는 구조를 명시하지 않았기 때문에 청구항이 불명확하다고 결론지었습니다.

삼성은 특허심판원이 청구항의 불명확성을 이유로 무효로 선언했어야 한다고 주장하며 항소했습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 그러한 이유로 청구항을 무효화할 권한이 없다는 특허심판원의 판단에 동의했습니다.

삼성 측의 두 번째 주장은 특허심판원이 그럼에도 불구하고 특허법 제102조 또는 제103조에 따라 청구항 1과 4~8의 특허 가능성을 심사했어야 한다는 것이었습니다. 이 점에 대해서는 연방항소법원이 삼성 측의 주장에 동의했습니다.

연방 항소법원은 첫 번째 불명확성 주장, 즉 혼합 방법 및 장치 청구항과 관련하여 불명확성 문제는 침해가 발생한 시점을 이해하는 문제이지 청구항의 실제 의미와는 반드시 상관이 있는 것은 아니라고 지적했습니다. 또한, 연방 항소법원은 심사위원회가 이전에 다음과 같이 판결한 바 있다고 언급했습니다. IPXL-유의 모호성은 심사위원회가 특허 가능성을 검토하는 것을 막지 않습니다.

따라서 연방 항소법원은 특허심판원이 청구항에 102조와 103조를 적용해 보도록 사건을 환송하였다.

두 번째 불명확성 근거, 즉 "디지털 처리 장치"가 청구항에 상응하는 구조를 제공하지 않고 112(f)항을 적용한다는 주장에 대해 연방 항소법원은 동의하지 않았습니다. 연방 항소법원은 "디지털 처리 장치"라는 용어가 112조 6항을 적용하는지 여부는 기술 분야의 숙련자가 청구항의 문구를 구조를 지칭하는 것으로 이해할지 여부에 달려 있으며, 이는 작성자가 "수단"이라는 단어를 사용하지 않기로 선택한 데서 비롯되는 추정을 고려하여 평가해야 한다고 밝혔습니다.

연방항소법원은 특허심판원이 관련 기술 분야의 숙련자가 "디지털 처리 장치"라는 용어를 순전히 기능적인 것으로 간주할 것이라는 증거를 제시하지 못했다고 지적했습니다. 실제로 특허권자는 자사 전문가(발명가)의 증언을 바탕으로 청구항에 기재된 디지털 처리 장치가 "관련 기술 분야의 사람들이 일반적으로 알고 있는 이미지 처리 장치"라고 특허심판원에 주장했습니다. 더욱이, 청구항 1에서 "디지털 처리 장치"가 "데이터 입력 장치"에 작동 가능하게 연결되어야 한다고 요구하는 사실은 청구항에 사용된 "디지털 처리 장치"라는 용어의 구조적 성격을 뒷받침합니다.

연방항소법원은 청구항 1에 사용된 "디지털 처리 장치"라는 용어가 수단-기능 청구를 유발한다는 특허심판원의 결론을 기각했으며, 따라서 청구항 1과 4~8은 선행기술 또는 자명성 여부를 분석할 수 없다고 결론지었습니다.