지적재산권은 문서상 선행기술에 한정되지만, 명백성 판단에는 일반적인 지식이 활용될 수 있다.

In Koninklijke Philips NV 대 Google[2019-1177](2020년 1월 30일), 연방 항소 법원은 미국 특허 제7,529,806호의 청구항 1-11이 자명한 것으로 특허 불가능하다는 PTAB의 결정을 확정했습니다.

필립스는 항소에서 세 가지 주장을 제시했습니다. 첫째, 심사위원회가 심사를 개시한 것은 잘못이라는 것입니다. 당사자간 첫째, Google이 청원서에서 특정 조합을 제시하지 않았으므로, 해당 청구항들이 Hua를 고려할 때 SMIL 1.0에 비추어 자명했을 것이라는 점에 대해 심사를 요청합니다. 둘째, 심사위원회가 누락된 청구항 제한을 보완하기 위해 "일반 지식"에 부적절하게 의존했으므로, 해당 청구항들이 SMIL 1.0에 비추어 자명했을 것이라는 판단은 잘못되었다고 주장합니다. 셋째, 심사위원회의 자명성 판단은 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않는다고 주장합니다.

필립스의 첫 번째 주장에 대해 연방 항소법원은 이에 동의하며, 심사위원회가 절차를 개시한 것은 잘못이라고 판결했습니다. 당사자간 구글의 청원서에 제시되지 않은 선행 기술 자료들을 종합하여 검토하는 것은 적절하지 않습니다. 미국 특허법 제35조 311항 (a)는 특허국장에게 어떠한 종류의 심사 개시를 요청하는 청원을 허용하지 않습니다. 당사자간 그가 선택할 수 있는 리뷰입니다.

필립스의 두 번째 주장에 대해 연방 항소법원은 35 USC § 311(b)가 명시적으로 제한하고 있다는 이유로 필립스가 제기한 주장에 동의하지 않았습니다. 당사자간 특허 또는 인쇄물로 구성된 선행 기술에 대한 검토와 일반 지식은 이러한 것들에 해당하지 않으므로, § 311(b)는 청구의 누락된 제한 사항을 보완하기 위해 일반 지식을 사용하는 것을 금지합니다. 당사자간 검토. 연방 항소법원은 비록 고려될 수 있는 선행 기술이 존재하지만, 당사자간 심사는 특허 및 인쇄물에 한정되지만, 선행 기술을 수정하는 것이 자명했는지 여부를 판단할 때 해당 분야 전문가의 지식을 무시하는 것은 아닙니다.

연방 항소법원은 또한 이사회가 "일반적인 지식"에 의존한 것이 위법이라는 필립스의 주장에 동의하지 않았습니다. 아렌디연방 항소법원은 Arendi 판례에서 “상식과 상식은 명백성 판단에 있어 적절한 위치를 차지하지만”, (a) “선행 기술에서 명백히 누락된 제한 사항을 보완하기 위해 상식을 동원하는 것”은 일반적으로 “문제의 [누락된] 제한 사항이 매우 단순하고 해당 기술이 특히 직관적인 경우”에만 허용되어야 하며, (b) 상식에 대한 언급은 “합리적인 분석과 증거적 뒷받침을 완전히 대체할 수 없다”고 경고했다고 설명했습니다. 연방 항소법원은 또한 다음과 같이 말했습니다. 아렌디이전 사건에서 심사위원회는 "선행 기술에서 명백히 누락된 제한 사항을 보완하는 것이 상식적일 것"이라는 결론을 내릴 때 "결론적인 진술과 구체적이지 않은 전문가 증언"에만 의존했습니다. 반면, 본 사건에서 연방 항소법원은 심사위원회가 파이프라인 기술이 선행 기술일 뿐만 아니라 숙련된 기술자의 일반적인 지식 범위 내에 있다는 결론을 내릴 때 Hua가 뒷받침한 전문가 증거에 의존했다고 판단했습니다.

마지막으로, 연방항소법원은 필립스의 세 번째 주장, 즉 자명성 판단이 실질적인 증거에 의해 뒷받침되지 않았다는 주장에 동의하지 않았습니다. 연방항소법원은 특허심판원이 수정된 선행기술이 청구항 1의 모든 제한사항을 개시하는 이유를 충분히 설명했다고 지적했습니다. 또한, 심판원은 숙련된 기술자의 일반적인 지식을 입증하는 증거로서 전문가 진술서와 참고 문헌을 근거로, 숙련된 기술자라면 "선행기술을 수정할 동기가 있었을 것"이라고 판단했습니다. 심판원은 또한 성공에 대한 합리적인 기대가 있었을 것이라고 판단했습니다. 연방항소법원은 심판원의 판단이 실질적인 증거에 의해 뒷받침된다고 결론지었습니다.