중요성 입증 부족으로 소송은 실패할 운명이다

In Genentech, Inc., v. Hospira, Inc.[2018-1933](2020년 1월 10일), 연방 항소 법원은 특정 항체 및 기타 단백질의 정제 방법에 관한 미국 특허 7,807,799의 청구항 1-3 및 5-11이 예상되거나 자명한 것으로 특허를 받을 수 없다는 PTAB의 판결을 확정했습니다.

특히, 본 발명은 저온에서 작동하여 후속 정제 단계의 필요성을 없앴습니다. 청구항에는 "약 10°C ~ 약 18°C"의 범위가 명시되어 있었는데, 연방 항소법원은 "약 18°C"의 해석 방식과 관계없이 이 범위가 선행 기술의 "18~25°C" 범위와 중복된다고 판단했습니다. 연방 항소법원은 특허권자가 제안한 "약 18°C"의 해석이 최대 19°C까지 포함한다는 점을 지적하며, 이는 선행 기술의 공개된 온도 범위와의 중복을 더욱 강화한다고 언급했습니다.

연방 항소법원은 청구된 범위와 겹치지만 다른 범위를 공개하는 선행 기술 문헌은, 그 선행 기술 범위가 청구된 범위와 부분적으로 또는 약간만 겹치는 경우에도, 선행 기술로 간주될 수 있다고 판시했습니다.

특허권자가 중복되는 범위를 통해 자신의 주장을 입증하면, 예비면 선행 발명 사건에서 법원은 특허권자가 청구된 범위가 청구된 발명의 작동성에 필수적임을 입증했는지 여부를 평가해야 합니다. 연방 항소법원은 특허권자가 해당 범위의 중요성을 입증하지 못했다고 판단했습니다.

명백성 측면에서 연방 항소법원은 범위의 미미한 중복조차도 명백성을 입증한다고 지적했습니다. 예비면 명백성 여부와 관계없이, 특허권자는 선행 기술에 비추어 볼 때 중복되는 범위가 명백하지 않았을 것이라는 관련 증거를 제시할 책임이 있습니다. 특허권자가 자명성 추정을 반박할 수 있는 한 가지 방법은 청구된 범위에 특별하거나 중요한 특징이 있음을 보여주는 것입니다. 연방 항소법원은 이 사건에 자명성 추정이 적용된다고 판단했고, 특허심판원은 제넨텍이 청구된 온도 범위에 대한 중요성을 입증하지 못했다고 판단했으며, 제넨텍은 이에 대해 항소하지 않았습니다.

연방 항소법원은 다음과 같이 말했습니다. 이러한 추정을 반박하는 또 다른 방법은 온도와 같은 공정 변수가 "결과에 영향을 미치는" 요소로 인식되지 않았음을 보여주는 것입니다. 그러나 연방 항소법원은 심사위원회가 숙련된 기술자가 선행 기술의 가르침을 고려할 때 온도를 최적화하려는 동기를 가졌을 것이며, 온도를 쉽게 변경할 수 있다는 점을 감안할 때 최적 온도 범위를 찾는 것은 일상적인 실험에 지나지 않았을 것이라고 합리적으로 판단했다고 밝혔습니다.